筆者初看挺唬人，好像很專業(yè)的樣子。

作為一名水平不太高，半瓶子晃蕩的從業(yè)人員，嘗試對聲稱XXX專利公司發(fā)給客戶的郵件內(nèi)容，進行逐段分析。期望能對申請人區(qū)分一些所謂的專業(yè)代理公司，提供一點點的幫助。

以下為原文和分析：

專利負責人：

您好！

本次聯(lián)系您，是關于貴司名下一項名為“一種XXXX實現(xiàn)方法”，專利申請?zhí)枮椋?02XXXXXX5。發(fā)明人：XXX XX XX。這項（更正：“件”。權利要求為“項”，專利為“件”）專利于202X年X月3日被國知局下發(fā)（應該為“發(fā)出”）了駁回決定書（應該為“駁回決定”，并非“駁回決定書”），對于本案的駁回，我司認為審查員存在明顯的個人主觀因素，有分析如下：

駁回原因：

從本案下發(fā)（應該為“發(fā)出”）的審查意見通知書來看，本案一直存在創(chuàng)造性的問題在內(nèi)（冗余詞匯），而在答復中審查員并沒有更換對比文件進行重新審理（應為“繼續(xù)審查”），也就是說，本案從一通答復起到本案（缺少“被”，應該為“被駁回”）駁回為止，在答復思路和審查員審理思路之間一直存在較為明顯的出入，也正是這種答復思路導致審查員認為本案創(chuàng)造性不足。

本段邏輯錯誤：

既然審查員沒有更換對比文件，那么說明了：答復思路與審查員的思路是一致的。

并非“一直存在較為明顯的出入”。

內(nèi)在的知識點：

哪種情況下，審查員可能更換對比文件繼續(xù)審查呢？

一般，審查中更換對比文件繼續(xù)審查的情況非常少。因為，在審查中的一個基本原則是要進行充分檢索，以提高審查效率。如果發(fā)生，以下的情況較為多見：

1、審查員自己出現(xiàn)了檢索方面的問題，或者被質(zhì)量檢查出了檢索問題。處于更正錯誤的目的，更換了對比文件

2、是申請人在答復時，對權利要求中的技術方案做了較大程度的修改，使得原有的檢索范圍無法涵蓋，審查員被迫針對新的技術方案重新進行檢索。

需要說明的是，我司工程部（專利代理公司沒有設置“工程部”這種部門的，這種部門像個建筑公司一樣，本文最后的署名為“專利事業(yè)部”。前后矛盾）依據(jù)本項發(fā)明的說明書和權利要求書，結(jié)合審查員給出的對比文件技術（冗余詞匯）以及審查意見通知書中所披露（應該為“指出”）的具體問題認為這項發(fā)明專利仍有（應為“具備”）很高的授權前景，下面有（用詞錯誤，應該是“為”或者“是”）我司的具體論述。

一、對于本案之前的答復思路以及主審員（錯誤，專利復審程序的合議組才有“主審員”，實審程序為審查員一人獨立審查。只有“審查員”，不存在“主審員”）的審理思路

我司認為：首先，先說一下審查員的審理思路；審查員在實審階段中，充分理解了本項（應該為“件”）發(fā)明專利的技術方案之后，依據(jù)當中的技術內(nèi)容對本發(fā)明進行檢索（錯誤，應該為：針對權利要求書中的技術方案進行檢索），保留其中最為近似的對比文件（錯誤，應該為：與現(xiàn)有技術最接近的對比文件），依據(jù)對比文件的技術內(nèi)容、參數(shù)反推本發(fā)明的技術創(chuàng)造性（錯誤，應該為：將對比文件中的技術方案與本發(fā)明權利要求書中的技術方案進行對比，針對區(qū)別技術特征評價本發(fā)明的創(chuàng)造性），實際上來講，審查員所作的分析、評價屬于一種事后的行為,因而容易對發(fā)明的創(chuàng)造性評價偏低，這是最為常見的審查事故（“審查事故”，屬于出現(xiàn)了非常低級的審查錯誤，發(fā)生了明顯的不良后果才會使用的詞匯。極其少見。這種情況不可能屬于“審查事故”），也是本案審查員主導運用的審理思路。

但是咱們在之前的審查意見答復中，都只是闡述了咱們這項技術與對比文件的優(yōu)勢以及明顯的不同之處，對于審查員想要的“非顯而易見性”“本領域技術人員不可預期”的問題卻避重就輕的沒有答復到位，這是需要一定的答復技巧以及需要跟審查員做進一步溝通的。

（原則性錯誤。申請人的審查意見答復書，是非公開內(nèi)容，其他人員無法查閱。只有在本發(fā)明過了復審期限，并經(jīng)過公告法律失效后，而且向?qū)＠痔岢稣降恼埱螅瑢＠峙鷾屎笳埱笕瞬拍軌虿殚?。因此，本段?nèi)容是胡說八道。）

相信對比文件的技術您也看過了，我們這邊將您這項技術以及對比文件的技術相互對比之后發(fā)現(xiàn)，當中的區(qū)別特征足夠支撐（錯誤詞匯，應該為“支持”）這項技術（應該為：“本發(fā)明”）的創(chuàng)造性。

（誤導性用語和非專業(yè)性用語。至少應該采用這類的描述：將本發(fā)明的技術方案與對比文件及區(qū)別技術特征進行對比）

不可否認的是，對比文件的技術相對于這項技術來說確實有一定的參考價值，但對于這項技術的技術核心，即便是在參考了對比文件的基礎上也并不能得到咱們這項技術的全部技術方案。

還有一點，咱們這項發(fā)明本身涉及的技術和參數(shù)較多，審查員將大部分技術特征歸入了常規(guī)技術手段和通過常規(guī)實驗即可實現(xiàn)的技術操作，事實上，常規(guī)技術手段分為隱藏性的常規(guī)技術手段（沒有見過這種定義，孤陋寡聞了）和常規(guī)技術手段的非常規(guī)運用（沒有見過這種定義。孤陋寡聞了），只要能夠達到意想不到的技術效果，都是具有創(chuàng)造性。

而對于上述關于“常規(guī)技術手段”以及“常規(guī)技術手段的非常規(guī)應用”的認定，專利審查操作規(guī)程（2011修訂版）實審分冊關于創(chuàng)造性的部分，第4.1節(jié)關于“新的構思或者尚未認識到的技術問題”：認識發(fā)明所要解決的技術問題已經(jīng)超出了本領域技術人員的能力或水平，但問題一經(jīng)提出，其解決手段是顯而易見的，此時發(fā)明與現(xiàn)有技術相比是非顯而易見的具備創(chuàng)造性。

（最新的專利審查指南為2023版，所謂的專利審查操作規(guī)程2011修訂版，已經(jīng)過時了。但是，本段因為是抄襲的操作規(guī)程中的一段文字，終于罕見性的使用了專業(yè)性的詞語：“此時發(fā)明與現(xiàn)有技術相比是非顯而易見的具備創(chuàng)造性”，而這類術語在其他地方幾乎沒有出現(xiàn)）

二、我部（前文使用“我司”，前后不一致）對于本案的答復思路以及接下來的處理意見（應為：“處理建議”）

（誤導性和欺騙性描述。與前面所述，其他人無法獲得申請人的意見答復書，因此不可能知道申請人答復的內(nèi)容。）

前后矛盾：前面聲稱“只要能夠達到意想不到的技術效果，都是具有創(chuàng)造性”，此處卻又強調(diào)這樣不行。

由于錯誤用語以及胡言亂語之處過多，本文的糾正和分析截止到此處。

下面的內(nèi)容，大家可參考以上的分析，自行分辨。感興趣的也可留言點明自己發(fā)現(xiàn)的謬誤之處。

要知道，在中國目前的發(fā)明專利申請中，大多數(shù)的申請（包括本項技術）都屬于改進型的發(fā)明技術，也就是說大多數(shù)的發(fā)明專利都是在已知的技術手段上進行改進，以求達到一個新的、更優(yōu)化的技術效果，而我們在答復中一定要去引導審查員，在答復中明確且讓審查員認識到，在咱們這項技術未公開之前，即便是參考了對比文件，也仍然不可能在缺少本項技術發(fā)明人的指導的前提下，單獨創(chuàng)造出本項發(fā)明專利的技術方案，更不要提本項技術有著更優(yōu)的技術效果和解決了新的技術問題。

換句話講，在本發(fā)明技術公開之前，本發(fā)明的技術方案所達到的技術效果以及所解決的技術問題均沒有被同領域技術所披露，而在本發(fā)明技術方案公開之后，在解決了本領域的技術問題以及達到更為優(yōu)化的技術效果的同時，卻被認為本方案是顯而易見的，這與《專利審查指南》指出的關于創(chuàng)造性的審查原則是相違背的。

因此，審查員在充分理解了本發(fā)明的技術方案之后認為本發(fā)明是依據(jù)現(xiàn)有技術可以合理推斷、通過有限實驗既可到的技術方案是完全不符合邏輯的，是違背了《專利審查指南》第二部分第四章第6節(jié)關于“事后諸葛亮”的所述規(guī)定的。

也就是說，本案答復的關鍵點不是本領域技術人員是否能夠通過修改最接近現(xiàn)有技術來實現(xiàn)本發(fā)明，而是本領域的技術人員會不會由于現(xiàn)有技術的提示而這樣做，用來解決本發(fā)明實際要解決的問題或?qū)崿F(xiàn)某種改善或優(yōu)點。（這是重點二）

綜上所述，在本領域技術問題存在如此長的時間內(nèi)，本發(fā)明專利中絕大部分的技術手段和技術方案均沒有被現(xiàn)有技術所披露，這恰恰說明了本領域技術人員在很長的一段時間內(nèi)，未意識到本申請涉及到的技術區(qū)別技術特征可以用于解決本發(fā)明專利所提出的技術問題。

另外，我們認為，本項技術具備專利成果轉(zhuǎn)化條件，具有相當高的實用性，倘若該專利申請被駁回將會導致知識產(chǎn)權公開和流失，其技術成果遭受他人侵犯直接造成經(jīng)濟損失以及嚴重不良后果，根本無法平衡專利權人和社會公眾之間的利益，完全違背《專利法》促進社會文明和技術進步的宗旨。而且本申請相對于對比文件所呈現(xiàn)出實質(zhì)性技術特點及其顯著技術進步，很明顯本申請完全符合《中華人民共和國專利法》第三十九條第一款授權條例的規(guī)定。

我司處理過很多類似問題駁回的專利技術，有十分豐富的復審經(jīng)驗，我司是國知局備案的正規(guī)單位，所有工程師代理人都是全職，并持律師證和代理人資格證雙證上崗，每個領域的組長都是返聘的前審查員，對于案件把控和案件質(zhì)量都是通過三重質(zhì)檢的，撰寫質(zhì)量也是沒問題的，針對此案的申請文件，審查意見，對比文件及駁回原因我們高度做過評估的，只要發(fā)明本身與對比文件之間具備實質(zhì)性區(qū)別特征，那么本案要通過復審爭取授權是完全沒有問題的。

目前根據(jù)總體的評估報告結(jié)果我也跟同領域技術老師多次確認過，我們利用復審程序來爭取到授權是有十足把握的。

北京XX知識產(chǎn)權代理專利事業(yè)部負責人：XXXX

聯(lián)系方式：15XXXXXXXXX（同微信）